Varemærkerne BOTOLIST og BOTOCYL i strid med varemærket BO-TOX

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 14/3 - 2011

EU-Domstolen godkendte for nylig OHIM appelkammers annullering af EU-varemærkerne BOTOLIST og BOTOCYL. Annulleringen skyldtes, at både OHIM’s appelkammer og EU-Domstolen fandt, at BOTOLIST og BOTOCYL utilbørligt udnyttede varemærket BOTOX’ særpræg og renommé, jf. varemærkeforordningens artikel 8, stk. 5.

BOTOLIST blev ansøgt som EU-varemærke for bl.a. kosmetiske produkter i klasse 3 i Nice klassifikationen af Helena Rubinstein SNC den 6. maj 2002 og registreret den 19. november 2003. BOTOCYL blev ansøgt som EU-varemærke for bl.a. kosmetiske produkter i klasse 3 den 19. juli 2002 af L’Oréal SA og registreret som varemærke den 14. oktober 2003.

Den 2. februar 2005 protesterede Allergan Inc. som indehaver af varemærket BOTOX mod registreringerne bl.a. under henvisning til varemærkeforordningens artikel 8, stk. 5.

Det fremgår af varemærkeforordningens artikel 8, stk. 5, at

”Hvis indehaveren af et ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre EF-varemærke, er tale om et i Fællesskabet velkendt varemærke, og der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.”

Bestemmelsen svarer til varemærkelovens § 4, stk. 2 om velkendte mærker.

Helena Rubenstein SNC og L’Oréal SA bestred under sagen, at BOTOX på tidspunktet for deres ansøgninger var tilstrækkeligt kendt i offentligheden til at opnå beskyttelse efter artikel 8, stk. 5. Allergan Inc. havde under Appelkammerets behandling fremlagt en række dokumenter som dokumentation for, at BOTOX var velkendt i 2002. L’Oréal og Helena Rubenstein bestred i den forbindelse en del af den fremlagte dokumentation med henvisning til at dokumenterne var dateret efter ansøgningerne for BOTOLIST og BOTOCYL. Domstolen bemærkede i den forbindelse, at det var, hvor velkendt BOTOX var på tidspunktet for Helena Rubenstein SNC og L’Oréal SA’s ansøgninger, der var afgørende. I forlængelse heraf bemærkede domstolen dog, at velkendthed generelt er noget, som erhverves løbende, hvorfor dokumenter, som er dateret efter ansøgningerne kan være have bevismæssig værdi, hvis det på baggrund af dem er muligt at drage konklusioner vedrørende situationen på tidspunktet for ansøgningerne.

Domstolen fandt på baggrund af den fremlagte dokumentation, at varemærket BOTOX var velkendt på tidspunktet for ansøgningerne og derfor beskyttet i henhold til artikel 8, stk. 5.

Helena Rubenstein SNC og L’Oréal SA gjorde endvidere gældende, at der ikke var den fornødne lighed mellem de to mærker, og BOTOX, idet ligheden alene bestod af bogstaverne boto, som måtte anses for værende deskriptiv, idet boto henviste til aktivstoffet botulinumtoksin. Domstolen bemærkede, at en forkortelse af bolulinumtoksin ville begynde med botu, hvorfor boto ikke kunne anses som værende deskriptiv. Domstolen bemærkede endvidere, at boto ikke er en almindelig betegnelse indenfor det kosmetiske eller medicinske felt. Domstolen fandt derfor, at der var den fornødne lighed mellem henholdsvis BOTOLIST og BOTOCYL og BOTOX.

Domstolen fandt, at selvom der ikke var direkte risiko for forveksling mellem kosmetiske produkter markedsført under BOTOLIST og BOTOCYL og BOTOX, tilhørte produkterne et relateret marked, da begge typer produkter vedrørte behandling af rynker. Domstolen fandt herefter, at varemærkerne BOTOLIST og BOTOCYL forsøgte at udnytte BOTOX’ særpræg og renommé vedrørende behandling af rynker på en måde, der vil påvirke varemærket BOTOX negativt, hvorfor registreringerne var i strid med varemærkeforordningens artikel 8, stk. 5.

(EU-Domstolens afgørelse i sagerne T-345/08 og T-357/08 af 16. december 2010)