EU-Domstolens afgørelse i sagen Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker bidrager til fortolkning af EU-reglerne og den danske varemærkelov.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 23/8 - 2013

EU-Domstolen har i sagen C-320/12 taget stilling til en række såkaldt præjudicielle spørgsmål fra den danske Højesteret. Temaet for Højesterets spørgsmål var, om en ansøgning om varemærkeregistrering, der bliver indgivet med reelt eller formodet kendskab til et modstående mærke, der anvendes af tredjemand, er indgivet i ond tro.

I 1965 registrerede virksomheden Yakult en lille plastikflaske til mælkedrik som model eller design. Flasken blev registreret som et vareudstyrsmærke i Japan og i adskillige EU-medlemslande. Malaysia Dairy Industries (MDI) har siden 1977 solgt en mælkedrik i en plastikflaske, der svarer til den, som Yakult har registreret. I 1990 indgav MDI anmodning om registrering af sin flaske i Malaysia, og i 1995 blev vareudstyrsmærket registreret for plastikflasken i Danmark.

Yakult indgav begæring om ophævelse af MDIs registrering i Danmark baseret på, at MDI kendte eller i hvert fald burde have kendt Yakults tidligere identiske mærker i udlandet, hvorved MDIs ansøgning var indgivet i ond tro i henhold til den danske varemærkelovs § 15 stk. 3 nr. 3, der er baseret på varemærkedirektivets artikel 4(4)(g).

Varemærkelovens § 15 stk. 3 nr. 3 har følgende indhold:

”Et varemærke er også udelukket fra registrering, hvis ….
(3) det er identisk med eller kun adskiller sig uvæsentligt fra et varemærke, som på tidspunktet for ansøgningen, eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for an-søgningen, er taget i brug i udlandet og stadig anvendes dér for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, det yngre mærke søges registreret for, og ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke.”

I 2005 afviste Patent- og Varemærkestyrelsen Yakults krav under henvisning til, at MDIs blotte kendskab til Yakults tidligere udenlandske mærker ikke i sig selv udgjorde ond tro. Afgørelsen blev omgjort af Ankenævnet, som annullerede registreringen af MDIs mærke i 2006. Ankenævnet lagde herved til grund, at faktisk eller formodet kendskab til et tidligere konfliktende mærke i udlandet er tilstrækkeligt til at udgøre ond tro, også i tilfælde hvor ansøgeren selv har registreret sit mærke i udlandet.

MDI appellerede afgørelsen til Sø- og Handelsretten i 2009, uden held, og appellerede derefter til Højesteret.

Højesteret valgte at forelægge følgende spørgsmål præjudicielt for EU-Domstolen:

1. Hvorvidt konceptet ond tro i artikel 4(4)(g)s betydning er en del af EU-retten, der må undergives en ensartet fortolkning.
2. Såfremt dette er tilfældet, hvorvidt kendskab eller formodet kendskab hos ansøgeren til et konfliktende mærke i brug i udlandet på det tidspunkt, hvor ansøgningen indgives, er tilstrækkeligt til at godtgøre, at ansøgeren handlede i ond tro, eller hvorvidt det er nødvendigt at tage hensyn til andre subjektive faktorer i ansøgerens forhold.
3. Hvorvidt direktivets artikel 4(4)(g) skal fortolkes således, at det tillader medlemsstaterne at indføre en særlig beskyttelse af udenlandske mærker baseret på, hvorvidt ansøgeren kendte eller burde have kendt det udenlandske mærke.

I henhold til Varemærkeforordningens artikel 52(1)(b) er det en objektiv ugyldighedsgrund, hvis ansøgeren har været i ond tro på det tidspunkt, hvor varemærkeansøgningen blev indgivet.

I henhold til Varemærkedirektivets artikel 4(4)(g) er det op til medlemsstaterne, hvorvidt national lovgivning skal indeholde bestemmelser om, at et varemærke ikke kan registreres (eller skal erklæres ugyldigt, hvis det allerede er registreret), i tilfælde hvor et konfliktende mærke var i brug i udlandet på det tidspunkt, hvor ansøgningen blev indgivet og stadig er i brug der, forudsat at ansøgeren handlede i ond tro på det tidspunkt, hvor ansøgningen blev indgivet.

I relation til det første spørgsmål bemærkede EU-Domstolen, at selv om direktivet ikke indeholder nogen definition af ”ond tro”, henviser direktivet heller ikke udtrykkeligt til medlemslandenes individuelle lovgivning vedrørende dette begreb. Som sådan må meningen og formålet med ond tro bestemmes i lyset af direktivets kontekst og formål. I overensstemmelse hermed fandt EU-Domstolen, at begrebet ond tro er et autonomt EU-begreb, som må undergives ensartet fortolkning inden for EU.

I relation til det andet spørgsmål fandt EU-Domstolen, at eftersom begrebet ond tro fore-kommer i Varemærkeforordninges 52(1)(b), og eftersom der er behov for en overensstemmende anvendelse af varemærkereglerne i den Europæiske Union, skal begrebet ond tro i direktivet fortolkes på samme måde som i henhold til forordningen. EU-Domstolen lagde derfor til grund, at det er nødvendigt at tage alle relevante faktorer på tidspunktet for ansøgningens indgivelse i betragtning, når man vurderer spørgsmålet om ond tro. Ansøgerens kendskab eller påståede kendskab til, at en tredjepart anvender et konfliktende mærke, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at udgøre ond tro.

I forhold til det tredje spørgsmål bemærkede EU-Domstolen, at direktivet udtrykkeligt forbyder medlemsstaterne at indføre årsager til afvisning eller ugyldighed ud over dem, der fremgår af direktivet. EU-Domstolen fastslog derfor, at direktivets artikel 4(4)(g) som sådan må forstås således, at den ikke tillader medlemsstaterne at introducere et system af særlig beskyttelse af udenlandske mærker, der afviger fra det system, der er etableret via direktivets bestemmelser, og som er baseret på, at ansøgeren kendte eller burde have kendt til det udenlandske mærke.