Ændret praksis hos Patent- og Varemærkestyrelsen efter IP-Translator dommen

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 15/8 - 2013

IP-Translator dommen, der blev afsagt af Domstolens Store Afdeling den 19. juni 2012, vedrører en anmodning om præjudiciel afgørelse i relation til forståelse af varemærkedirektivet.

Anmodningen var blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) og Registrar of Trade Marks (dvs. varemærkemyndigheden i UK) vedrørende sidstnævntes afslag på at registrere ordmærket ”IP Translator” som et nationalt varemærke.

Som bekendt består Niceklassifikationen dels af en klassefortegnelse med vejledende bemærkninger, dels af en alfabetisk fortegnelse over varer og tjenesteydelser med en angivelse af, hvilken klasse disse varer eller tjenesteydelser omfattes af.

I henhold til meddelelse nr. 4/03 fra Præsidenten for Kontor for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) er det anført, at ”brugen af generelle angivelser eller hele klasseoverskrifter i Niceklassifikationen udgøre en korrekt specificering af varer og tjenesteydelser i en EF-varemærkeansøgning. Brugen af disse angivelser giver mulighed for en korrekt klassifikation og gruppering. KHIM modsætter sig ikke brugen af generelle angivelser og klasseoverskrifter, selv om de er for vage og udefinerede, hvilket er i strid med praksis hos visse nationale myn-digheder i Den Europæiske Union og tredjelande for visse klasseoverskrifter og visse generelle angivelser.”

I meddelelsens punkt IV, første afsnit, er det endvidere bestemt, at ”De 34 vareklasser og 11 tjenesteydelsesklasser omfatter alle varer og tjenesteydelser, hvorfor brugen af alle de generelle angivelser i klasseoverskriften for en bestemt klasse indebærer, at der gøres krav på alle varerne eller tjenesteydelserne i denne bestemte klasse.”

Den 16. oktober 2009 ansøgte CIPA i medfør af engelsk lovgivning om registrering af betegnelsen ”IP Translator” som et nationalt varemærke, og til identifikation af de tjenesteydelser, der ønskedes omfattet af registreringen, anvendte CIPA de generelle termer i overskriften til klasse 41 i Niceklassifikationen, dvs. ”Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer”.

Ansøgningen blev afslået af de nationale myndigheder ved afgørelse af 12. februar 2010, idet den nationale myndighed fortolkede ansøgningen således, at den skulle anses for at dække ikke blot tjenesteydelser af den art, som CIPA har specificeret, men også alle andre tjenesteydelser, som er omfattet af Niceklassifikationens klasse 41, herunder oversættelsesydelser. For sidstnævnte tjenesteydelser blev betegnelsen ”IP Translator” anset for at mangle fornødent særpræg og for at have en beskrivende karakter.

Denne afgørelse indbragte CIPA den 25. februar 2010 for de engelske domstole, idet man gjorde gældende, at registreringsansøgningen ikke angav og dermed ikke tilsigtede at omfatte oversættelsesydelser i Niceklassifikations klasse 41. Ifølge den foreliggende ret er det ubestridt, at oversættelsestjenester ikke normalt anses for at være en underkategori af virksomhed forbundet med de for klasse 41 anvendte overskrifter.

Af forelæggelsesafgørelsen fremgik endvidere, at den nationale myndighed havde oprettet en database, som ud over den alfabetiske betegnelse over varer og tjenesteydelser, som indeholder 167 termer, der specificerer de af Niceklassifikationens klasse 41 omfattede tjenesteydelser, indeholdt mere end 2000 termer, der specificerede de nævnte tjenesteydelser, ligesom i Euro-ace-databasen, som KHIM har oprettet, indeholder mere end 3000 sådanne specifikationer.

Den forelæggende domstol ønskede herefter oplyst, om det ved anvendelsen af varemærkedirektivet var
1) nødvendigt at de forskellige varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af en varemærkeansøgning, skal identificeres med en vis og i så fald med hvilken nærmere grad af klarhed og præcision,
2) tilladeligt at bruge de generelle ord i klasseoverskrifterne med henblik på at identificere de forskellige varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af en varemærkeansøgning,
3) nødvendigt eller tilladeligt, at en sådan brug af de generelle ord i klasseoverskrifterne fortolkes i overensstemmelse med meddelelse nr. 4/03.

Dommen indeholder en særdeles lang begrundelse, som ikke skal gengives her, men konklusionen er, at de varer eller tjenesteydelser, der omfattes af en ansøgning, skal identificeres med tilstrækkelig klarhed og præcision.

Direktivet skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for brugen af generelle angivelser i Niceklassifikationen (klassehoveder) med henblik på at identificere de varer og tjenesteydelser for hvilke der søges om beskyttelse, forudsat at en sådan identifikation er tilstrækkelig klar og præcis. Endelig, at en ansøger af et nationalt varemærke, som gør brug af de generelle angivelser i klasseoverskriften med henblik på at identificere de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen, skal præcisere, om den pågældendes registreringsansøgning omfatter samtlige varer eller tjenesteydelser, der er indeholdt i den alfabetiske fortegnelse, eller blot visse af disse varer eller tjenesteydelser – i sidstnævnte tilfælde er ansøgeren ligeledes forpligtet til at anføre hvilke varer eller tjenesteydelser, der omfattes.

Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark er i gang med implementering af de nødvendige praksisændringer, som følger af dommen, og det forventes, at en fælles EU praksis vil være udarbejdet og klar til implementering ved udgangen af 2013.

Kilde: Domstolens Dom af 19. juni 2012 + Patent- og Varemærkestyrelsen